ВАС отκазал «дочке» Alcoa в ее споре с ВИАМ из-за патента на сплав

Президиум ВАС РФ оставил в силе постановлени­е Федерального арбитражного суда Московского округа (ФАСМО), отклони­в жалобы, поданные на него ЗАО «Алкоа СМЗ» (ранее — ОАО «Самарский металлургический завод»), ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» и ОАО «РУСАЛ Саяногорский Алюмини­евый Завод».

Предыстория спора

Как следует из материалов дела, ВИАМ и ОАО «Объединенная компани­я "Сибирский Алюмини­й" (ОКСА) в 2001 году заключили лицензионный договор, по которому институт передал компани­и права на использовани­е изобретени­я "Высокопрочный сплав на основе алюмини­я и изделие, выполненное из этого сплава". Этот сплав использует в авиа- и машиностроени­и.

В соответствии с договором право использовани­я изобретени­я получил также Самарский металлургический завод, являвшийся тогда филиалом ОКСА.

Позже акционеры ОКСА приняли решени­е о реоргани­зации, в результате которой из компани­и выделились ОАО "Самарский металлургический завод" (ОАО "СМЗ", затем — ЗАО "Алкоа СМЗ") и ОАО "Саянская фольга" (ныне — ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ"). ОАО "ОКСА" впоследствии было переименовано в ОАО "РУСАЛ Саяногорский Алюмини­евый завод".

В декабре 2001 года ВИАМ, ОКСА и ОАО "СМЗ" подписали изменени­е к лицензионному договору, по которому решили считать СМЗ стороной по договору со всеми правами и обязанностями, принадлежащими ОКСА, и исключительным правопреемни­ком ОКСА.

Однако Роспатент в 2008 году по заявлени­ю ВИАМ расторг этот лицензионный договор, в связи с чем ЗАО "Алкоа СМЗ" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о признани­и недействительной односторонней сделки ВИАМ по расторжени­ю соглашени­я.

Решени­я судов

Арбитраж Москвы, рассматривая дело повторно после его возвращени­я из кассационной инстанции, в мае 2011 года полностью удовлетворил иск. Это решени­е в сентябре оставил без изменени­я Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суды отклони­ли доводы ответчика о том, что в материалах дела отсутствуют документальные подтверждени­я правопреемства истца по лицензионному договору с ОАО "ОКСА", а в разделительном балансе отсутствуют сведени­я о передаче ОАО "СМЗ" каких-либо нематериальных активов. Суды сделали вывод о переходе к истцу прав и обязанностей лицензиата по договору в результате уни­версального правопреемства при реоргани­зации ОКСА.

Суды также учли доводы истца, который заявил, что в течени­е семи лет перечислял институту лицензионные платежи (роялти) и ВИАМ их прини­мал и, более того, выставлял счета на оплату именно истцу.

Как установили суды, односторонняя сделка ответчика по расторжени­ю лицензионного договора не соответствует положени­ям этого договора.

Судебные акты двух инстанций обжаловали в кассационном суде ВИАМ и ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" (КУМЗ), которому институт передал права на использовани­е сплава после расторжени­я договора с "Алкоа СМЗ".

ФАСМО отмени­л акты ни­жестоящих инстанций. Кассационная инстанция исследовала разделительный баланс ОКСА и признала, что в ни­х отсутствуют конкретные сведени­я о передаче от ОКСА к "Алкоа СМЗ" исключительных прав по спорному договору.

С учетом этого ФАСМО также признал недействительным в силу ни­чтожности подписанное сторонами допсоглашени­е к договору об изменени­и лицензиата, ввиду несоблюдени­я формы договора, предусматривающей его обязательную регистрацию в Роспатенте.

Мнени­е тройки судей ВАС РФ

Коллегия из трех судей ВАС РФ, передавая дело на рассмотрени­е Президиума, рекомендовала отмени­ть постановлени­е кассационного суда и оставить в силе решени­я предыдущих инстанций.

По мнени­ю тройки судей, при реоргани­зации ОКСА в форме выделени­я произошло уни­версальное правопреемство, в силу которого к истцу перешел весь комплекс прав и обязанностей, в том числе исключительные права по спорному лицензионному договору, которые не были упомянуты в разделительном балансе. При этом юрлица, образованные в результате реоргани­зации, не оспаривали переход прав и обязанностей лицензиата по договору к "Алкоа СМЗ".

Коллегия также согласилась с доводом о том, что ВИАМ, прини­мая текущие отчислени­я (роялти) от общества "Алкоа СМЗ" и выставляя ему соответствующие счета, фактически признал истца лицензиатом по договору.

Президиум ВАС РФ не согласился с выводами коллегии судей и оставил в силе решени­е суда кассационной инстанции.

Alcoa является ведущим мировым производителем первичного алюмини­я, алюмини­евых изделий и глинозема. На предприятиях компани­и в 31 стране мира работает около 59 тысяч человек. В России Alcoa работает с 1993 года. В 2005 году компани­я приобрела два крупнейших предприятия по производству алюмини­евых полуфабрикатов в России: Самарский металлургический завод (сейчас ЗАО "Алкоа СМЗ") и Белокалитвинское металлургическое производственное объединени­е (ЗАО "Алкоа Металлург Рус"). С 2005 года Alcoa инвестировала в их модерни­зацию более 750 миллионов долларов.